商標法第3条第2項の適用について

1.商標法第3条第2項

 
「前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」という規定です。(参考:商標登録出願時の拒絶理由3条1項とは?)

つまり、自他商品・役務識別力が無いような商標であっても、需要者が認識できるようになっている商標であれば特別に登録を受けることができる旨の規定です。

2.適用を受ける基準

需要者が認識することができると認められるには、日本全国で広く知られている必要があります。この時点で無茶苦茶ハードルが高いですね。
 
また、使用している商標と同一であって、指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に使用した結果広く知られている必要があります。審査基準では、「本項を適用して登録が認められるのは、出願された商標及び指定商品又は指定役務と、使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合のみとする。」と規定されています。

しかし、先日、「あずきバー事件」により同一性が広く解釈されました。これにより、4条2項の適用を受けるハードルが少し下がる結果となるかもしれません。

3.規定されている理由

基本的に記述的商標(商標の品質、生産地など)であれば、何人も使用を欲する商標ですので独占させるのは社会通念上好ましくないとされています。しかし、このように4条2項で例外が規定されているのはなぜでしょうか。
 
例え、普通では自他商品・役務識別力が無くても、使用を継続していることにより自他商品・役務識別力が生じることがあります。そして、需要者が商標を見て出所をその商標を継続して広く知られている会社だと思って購入したにもかかわらず、違う会社の商品であると、逆に需要者の利益を害する結果になってしまいます。

商標法の目的からこのような状況は好ましくありません。よって、例外規定が設けられています。しかし、商品や役務の普通名称や略称など(3条1項1号、2号)は、使用を継続しても識別力は生じないとして例外から除外されています。

4.適用を受けるために

4条2項の適用の判断に関して審査基準では、

①実際に使用している商標並びに商品又は役務
②使用開始時期、使用期間、使用地域
③生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、
売上高等)
④ 広告宣伝の方法、回数及び内容
⑤ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回
数及び内容
⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果
等を考察する旨が記載されています。

よって、日本全国で自分の商品又は役務として広く知られている商標であることを証明するためには、

① 広告宣伝が掲載された印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
② 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿
③ 商標が使用されていることを明示する写真
④ 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
⑤ 同業者、取引先、需要者等の証明書
⑥ 公的機関等(国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等)
の証明書
⑦ 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事⑧ 需要者を対象とした商標の認識度調査(アンケート)の結果報告書

などを提出することになります。面倒ですが、登録となったときのメリットは非常に大きいものとなります。是非、諦めずに登録を目指しましょう。

しかし、審査で登録となるのは難しいと思います。少なくとも、審判まで戦う覚悟が必要です。

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